и снова про роялти

Именно!

[selena2807]

Дело в том, что не стоит терять за мутными буквами таможенного права отсылочных норм гражданского, которое, собственно, и регулирует отношения в сфере товарных знаков.

С точки зрения таможенного законодательства обложению налогами и пошлинами подлежит добавленная стоимость, произведенная за пределами РФ. Поскольку лицензионный договор заключен в пользу российского резидента, то стоит обратить внимание на следующий пункт 5 Соглашения:


Совершенно непонятно, что там прописано в лицензионном договоре с правообладателем, но также ясно и то, что платежи за российский товарный знак по смыслу не могут подлежать двойному налогообложению, поскольку и так ему подвергаются у самого правообладателя и не являются добавленной стоимостью за пределами РФ.

Если там предоставлено право на ввоз/импорт на территорию РФ - то это вообще ничтожное условие... В соответствии со статьей 1484 ГК РФ единственное право, которое может быть предоставлено в отношении товарного знака - это право на размещение, собственно именно за это и установлена санкция статьи 1515 ГК РФ.

Так что договор в студию в этой части, иначе одно гадание.

Такого права как "право на ввоз/импорт на территорию РФ" в нашем ЛД нет. Согласно договору лицензия (неискл.) предоставляется "на право использования ТЗ на территории РФ для обозначения изготовляемых и сбываемых Лицензиатом товаров, приведенных в приложении к договору, и на их упаковке". При
этом, как уже было обозначено, товар будет изготовляться вне территории РФ на заводах, выбранных нами, т.е. лицензиатом, и ввозится по договору купли-продажи с третьим лицом (не завод-изготовитель), никак не связанным с лицензиаром.

[advokatspb]

поспешили вы насчет ничтожного условия. Право на ввоз - один из многих способов использования ТЗ, о чем есть в т.ч. ВАС РФ

[40hq]

Такого права как "право на ввоз/импорт на территорию РФ" в нашем ЛД нет. Согласно договору лицензия (неискл.) предоставляется "на право использования ТЗ на территории РФ для обозначения изготовляемых и сбываемых Лицензиатом товаров, приведенных в приложении к договору, и на их упаковке".

Это очень правильное существенное условие лицензионного договора. И сейчас вы поймете, почему важно было посмотреть это условие...

При этом, как уже было обозначено, товар будет изготовляться вне территории РФ на заводах, выбранных нами, т.е. лицензиатом, и ввозится по договору купли-продажи с третьим лицом (не завод-изготовитель), никак не связанным с лицензиаром.

В этой связи могу сказать следующее:

1. В соответствии с вашим лицензионным договором у вас нет права использовать данный товарный знак за пределами Российской Федерации (и было бы странно, если бы оно было - т.к., насколько я понимаю, упоминаемый товарный знак имеет только российскую регистрацию и заграницей никем не зарегистрирован, я так надеюсь).

2. Поскольку использование вами данного товарного знака для размешения на производимых за пределами Российской Федерации не покрывается вашим лицензионным договором с российским правообладателем, то и включать в их стоимость нечего

3. Обратите внимание, что размещаете вы товарный знак ЗА пределами территории РФ, то есть без согласия правообладателя и это не покрывается лицензионным договором. Хотя формально ваши действия за границей и не затрагивают пределы права, ограниченные территорией РФ, тем не менее при неблагоприятном стечении обстоятельств до таможенных парней (а они нонче грамотные, особенно в нетарифных отделах по ИС) может это дело дойти в тот момент, когда товары (маркированные с выходом за пределы лицензионного договора) окажутся на охраняемой для данного товарного знака территории РФ.

Поскольку условие лицензионного договора "право использования ТЗ на территории РФ для обозначения изготовляемых и сбываемых Лицензиатом товаров" может быть прочитано таможней нехорошим для вас образом, то рекомендую на всякий случай получить отдельно письменное согласие правообладателя на размещение товарного знака и введение товара в гражданский оборот с фразой "без ограничения территорией РФ".

При этом следует иметь в виду, что эти документы - согласие и лицензионный договор - будут касаться только вас, а не третьих лиц (ваших покупателей), которые могут получить много неприятных дней приостановления в режиме "ex-officio", который разрешен с нового года нашей таможне даже без заявления правообладателя законом о таможенном регулировании.

http://www.tks.ru/practicum/2010/11/02/01

А если ваш правообладатель окажется не слишком чистоплотным, то он вполне может даже и в суд подать прикола ради...

Так что еще одно - ввоз на территорию РФ должны осуществлять вы, то есть лицензиат, имеющий согласие на использование товарного знака. Не потому, что это правильно по закону, а потому, что этот вопрос еще не долечен в нашем законодательстве...

И еще - имейте в виду, что территория РФ теперь весьма условна - есть теперь у нас Таможенный Союз... Так что лицензионный договор стоит уточнить в этой хотя бы части (особенно, если товар пойдет через территорию братской Белоруссии - батька большой любитель поконфисковывать российские грузы)...

И не забудьте, что лицензионные договоры по товарным знакам подлежат обязательной регистрации в Роспатенте, иначе они ничтожны...

[40hq]

поспешили вы насчет ничтожного условия. Право на ввоз - один из многих способов использования ТЗ, о чем есть в т.ч. ВАС РФ

Ну насчет ВАСа в целом я бы не спешил Не надо путать тройку во главе с Моисеевой и весь Президиум...

Не говоря уже о том, что отказное определение вообше никакой не прецедент ни разу...

[advokatspb]

Дело передают в президиум, когда тройка считает, что оспариваемые акты ошибочны. Если она так не считает, дело ну никак в принципе не перейдет в Президиум. Так что дело в президиум по этой теме вряд ли вообще попадет

[40hq]

Дело передают в президиум, когда тройка считает, что оспариваемые акты ошибочны. Если она так не считает, дело ну никак в принципе не перейдет в Президиум. Так что дело в президиум по этой теме вряд ли вообще попадет

Ну на всякую тройку найдется семерка с тузом

[selena2807]

Хотя формально ваши действия за границей и не затрагивают пределы права, ограниченные территорией РФ, тем не менее при неблагоприятном стечении обстоятельств до таможенных парней (а они нонче грамотные, особенно в нетарифных отделах по ИС) может это дело дойти в тот момент, когда товары (маркированные с выходом за пределы лицензионного договора) окажутся на охраняемой для данного товарного знака территории РФ.

Поскольку условие лицензионного договора "право использования ТЗ на территории РФ для обозначения изготовляемых и сбываемых Лицензиатом товаров" может быть прочитано таможней нехорошим для вас образом, то рекомендую на всякий случай получить отдельно письменное согласие правообладателя на размещение товарного знака и введение товара в гражданский оборот с фразой "без ограничения территорией РФ".

Если дойдет либо прочитают как-то нехорошо, то каковы могут быть последствия для нас? Разве в задачи таможенного органа входит проверка того соблюдались ли права владельца ОИС за пределами РФ или же это станет основанием для включения лицензионных платежей в таможенную стоимость?

При этом следует иметь в виду, что эти документы - согласие и лицензионный договор - будут касаться только вас, а не третьих лиц (ваших покупателей), которые могут получить много неприятных дней приостановления в режиме "ex-officio", который разрешен с нового года нашей таможне даже без заявления правообладателя законом о таможенном регулировании.

Несовсем понятно как режим "ex-officio", применяемый к товарам, находящимся под таможенным контролем, может быть применен к нашим покупателям и товарам, которые уже введены в гражданский оборот.

[40hq]

Если дойдет либо прочитают как-то нехорошо, то каковы могут быть последствия для нас? Разве в задачи таможенного органа входит проверка того соблюдались ли права владельца ОИС за пределами РФ или же это станет основанием для включения лицензионных платежей в таможенную стоимость?

Несовсем понятно как режим "ex-officio", применяемый к товарам, находящимся под таможенным контролем, может быть применен к нашим покупателям и товарам, которые уже введены в гражданский оборот.

Последствия (среди которых и экс-оффицио) могут быть основаны на вот таком прочтении ситуации:

Согласно лицензионному договору Лицензиату - иностранному производителю (вам) предоставлено право использования товарного знака только на территории РФ для обозначения изготовляемых и сбываемых Лицензиатом товаров, маркированных этим знаком.

Осуществление производства и маркировки данных товаров вне территории РФ означает выход лицензиата за пределы предоставленного по лицензионному договору права использования товарного знака.

Согласно статье 1235.1 ГК РФ лицензиату по лицензионному договору предоставляется право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В соответствии с 1237.3 использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Таким образом размещение лицензиатом товарного знака на товарах за пределами РФ осуществлено без согласия правообладателя, что образует объективный состав деяния, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, а также влечет ответственность по статье 1515 ГК РФ по иску правообладателя.

[megalight]

Верховный суд увеличил таможенную стоимость товара сверх контрактной на стоимость роялти

К такому шагу прибегла ФТС в споре с тайваньским производителем электроники Foxconn

Новый способ увеличить таможенную стоимость товаров Федеральная таможенная служба (ФТС) опробовала в споре с тайваньским производителем электроники Foxconn. Таможня увеличила таможенную стоимость товара, включив в нее сверх цены контракта платежи за пользование интеллектуальной собственностью. Спор прошел четыре судебные инстанции, которые выносили разные решения.

До сих пор судебная практика по таким делам неустойчива, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин. Теперь она может измениться в пользу ФТС – прецедент создан Верховным судом 16 марта. Суд согласился с таможней и пересчитал таможенную стоимость ввезенных товаров.

В 2012–2013 гг. Foxconn ввозила на территорию Таможенного союза наклейки – сертификаты подлинности программного обеспечения Microsoft. Они нужны для определения подлинности установленного обеспечения, следует из материалов суда. Таможня решила, что сертификаты напрямую связаны с программным обеспечением, а значит, их тоже следует считать объектом интеллектуальной собственности, с которого выплачиваются роялти. Верховный суд с таможней согласился и решил увеличить таможенную стоимость товара на сумму лицензионных платежей.

На запрос «Ведомостей» ни в ФТС, ни в Foxconn не ответили.

Схемы, когда импортеры стараются разделить товары, которые ввозятся и продаются в России, популярны у бизнеса, говорит Еремин. Это позволяет сократить издержки, подтверждает консультант крупной иностранной компании. Включить роялти в стоимость товара можно только при двух условиях, объясняет партнер адвокатского бюро А2 Наталья Рясина. Первый: если их выплата – условие продажи товаров; и второй: если роялти относятся к ввезенному товару. По второму условию возникают проблемы, ФТС его очень широко толкует, говорит партнер «Пепеляев групп» Александр Косов. Например, ФТС добавляет в таможенную стоимость ввезенных комплектующих роялти, рассказывает он: ФТС считает, что такие роялти относятся к ввозимым комплектующим, так как они продаются потребителям под видом изготовленной из них продукции. Но потребитель выбирает продукцию, на которой нанесен товарный знак, а не комплектующие, из которых она собрана, считает Косов. Это касается всех сфер, где бренд отделен от самого товара, говорит Еремин: программного обеспечения, строительного оборудования, даже рекламы.

Включать ли роялти в стоимость товара при растаможивании – спорный вопрос, говорит Рясина. Иногда таможня включает роялти в таможенную стоимость уже даже как доход от продажи товара, рассказывает она.

Проблемы возникают не только с таможенными органами, говорит сотрудник производителя товаров массового потребления, но и с налоговыми.

Еще одна типичная схема – создание двух структур: транзитной – в стране с соглашением об избежании двойного налогообложения – и в офшоре, рассказывает партнер Ronlaw Partners Павел Романенко. Компании подписывают договоры о передаче товарного знака: лицензионный – между «прослойкой» и офшором и сублицензионный – с российской компанией (см. врез). Между суммами роялти по договорам устанавливается минимальная маржа – например, 1%, которая оседает в «прослойке» и обкладывается местным налогом, рассказывает консультант крупной компании. При переводе стоимость роялти будет минимальной.

Ведомости