Торговая марка. Контрафакт? Действия таможенных органов!

[40hq]

на счет безвозмездности лицензионного договора, особенно в ракурсе налоговых начислений - оччень здорово минфин ответил (иначе - любой безвозмездный договор между юриками - есть договор дарения?).
по поводу обязательной регистрации ЛД: раз пять читал п.2 ст. 1232, не с моим техническим понять "и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору". "Использование" - что сие означает?
Согласие на введение в ГО - согласие на ввоз и продажу, или достаточно ввоза?

Подчеркну, что излагаю СВОЮ позицию (которая натурально может отличаться от мнения судей).

Использование - это сущность исключительного права на товарный знак. Оно полностью сформулировано в статье 1484:

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Главная мысль - использование - это размещение товарного знака, осуществленное для индивидуализации товаров. Ничто другое закон использованием не считает (ни ввоз, ни протирание тряпочкой и т.п.).

О том же говорит и Парижская Конвенция о промышленной собственности, и статья 1515 ГК (см. далее), и статья 14.10 КоАП о конфискации товаров с незаконным воспроизведением товарного знака.

Часто упоминаемая конфискаторами статья 1252 ГК тоже говорит о нарушении исключительного права на товарный знак (т.е. права на использование), да и то в отношении материальных носителей, в которых выражено средство индивидуализации, коими товары быть не могут по определению, ибо удаление с них товарного знака никоим образом не сказывается на сути того, что они на самом деле выражают - а именно патенты и авторское право:

Статья 1252. Защита исключительных прав

4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Последнюю оговорку про иные последствия конфискаторы также "забывают", хотя статья 1515 ГК, являясь специальной нормой для товарных знаков, четко говорит, что даже в отношении действительно контрафактных товаров (т.е. с незаконным размещением товарного знака, а не просто ввозом, уж тем более оригинальных товаров!) допускается их введение в гражданский оборот при наличии общественного интереса:

Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Т.е. лицензионный договор, зарегистрированный в Роспатенте, вам требуется только в том случае, если вы намерены этот товарный знак РАЗМЕЩАТЬ. Это двусторонний договор, носящий презюмируемый для товарных знаков имущественный характер, и следовательно должен быть возмездным (и включаемым в таможенную стоимость, если касается последующего ввоза товаров, в отношении которых вы намерены производить размещение товарного знака)

Ввоз товаров (не прав на них, или самих знаков), упомянут только в контексте предварительного размещения в рамках так называемого сложного юридического состава, элементы которого сами по себе не являются самостоятельными и ввоз носит подчиненный характер. Т.е. сам по себе ввоз товара без действий кого-либо (не обязательно импортера) по размещению товарного знака использованием в соответствии со статьей 1484 не является.

Определения гражданского оборота в российском законодательстве нет, что и позволяет его вольное толкование - что, дескать, гражданский оборот начинается со ввоза.

Между тем гражданский оборот - это в первую очередь заключение сделок, порождающих права и обязанности. Ибо перетаскивание товаров из дома в магазин и обратно, или даже через метр государственной границы без заключения соответствующих сделок гражданским оборотом являться не может.

Следовательно, признаком гражданского оборота должна являтся сделка. Ввоз сделкой не является. Он может быть элементом реализации некой сделки, которая может быть незаконной или законной, т.е. нарушающей право правообладателя на его монополию на размещение товарного знака, или не нарушающей.

При этом переход права собственности на товар не влечет за собой переход прав на средство индивидуализации. Т.е. оборот товаров и оборот прав на товарные знаки - суть предмет РАЗЛИЧНЫХ сделок.

Статья 1227. Интеллектуальные права и право собственности

1. Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

2. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи...

Т.е. с точки зрения гражданского оборота введение в него товаров возможно по сделке именно с товарами, а не с товарными знаками. Т.е., например, по договору купли продажи таких товаров или иным основаниям, предусмотренным законом. А вводить в гражданский оборот по договору отчуждения или лицензионному договору право размещения некоего товарного знака в связи со вводом в оборот товаров, в отношении которых право на его размещение уже было до этого реализовано правообладателем, нет никакой необходимости.

Далее. Сделки бывают односторонние и двусторонние. Сделка одностороняя - это то самое согласие. Для совершения односторонней сделки необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Двух- и многосторонние сделки могут быть возмездными и безвозмездными, консенсуальными и реальными, а для односторонних сделок эти признаки не имеют никакого значения. Двух- и многосторонние сделки влекут для участников как права, так и встречные обязанности, а односторонние сделки, как правило, лишь предоставляют права или налагают обязанности на лиц, их совершающих.

В виду того, что "согласие" в отношении товарных знаков в гражданско-правовом смысле (а не в отношении административных отношений по их регистрации с Роспатентом) упомянуто только в статье 1487, то можно сделать вывод, что законодатель подразумевал правомерность совершения правообладателем односторонней сделки - согласия на введение в гражданский оборот на территории РФ неких товаров, в отношении которых третьими лицами будут затем(!) осуществлятся действия по использованию его товарного знака.

Таким образом, если вы не намерены осуществлять использование - т.е. "размещение" товарного знака на товарах, то и согласия правообладателя (и уж тем более лицензионного договора) на эти действия вам не требуются. А ввоз, как было показано ранее, такими действиями по индивидуализации товаров путем размещения товарного знака, не является.

При этом односторонняя сделка "согласие" нигде не регламентирована по форме ее заключения. Т.е. в общем случае она может быть заключена даже в устной форме, либо подразумеваться из каких-либо действий или других сделок по продаже данного товара.